El estuche revivido del juguete para perros Jack Daniel's regresa al tribunal de distrito

Jul 07, 2023

Jack Daniel's Properties Inc. convenció al Noveno Circuito para que enviara su caso de marca registrada sobre un juguete para perros "Bad Spaniels" de regreso al tribunal de distrito después de que la Corte Suprema revocó el rechazo del tribunal de apelaciones de las reclamaciones del fabricante de whisky.

VIP Products LLC argumentó que el tribunal de distrito ya dictaminó que había infringido la imagen comercial de Jack Daniel's y que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos tenía ante sí un expediente completo. Pero el Noveno Circuito, que en junio vio revocada su decisión basada en la libertad de expresión para VIP, optó simplemente por anular el fallo del tribunal de primera instancia y enviar el caso de nuevo al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona.

La orden de un párrafo podría prolongar el litigio al hacer que el tribunal de distrito vuelva a analizar el caso basándose en el marco estándar de probabilidad de confusión del consumidor de la ley de marcas. El tribunal ya realizó un análisis de este tipo cuando otorgó a Jack Daniel's Properties Inc. una victoria inicial en 2018 y encontró que VIP había infringido y diluido sus marcas registradas.

Al revocar ese fallo en 2020, el Noveno Circuito celebró la prueba de Rogers contra Grimaldi, que permite el uso de marcas artísticamente relevantes en obras expresivas sin el permiso del propietario, y negó la necesidad de un análisis de confusión.

Pero la Corte Suprema dijo que Rogers no podía presentar una solicitud si la marca en cuestión se estaba utilizando como marca registrada, devolviendo el caso al Noveno Circuito. Los jueces también anularon la conclusión de que el uso de VIP estaba comprendido en la excepción no comercial de la ley de dilución por razones similares.

Después de la decisión de la Corte Suprema, VIP dijo al Noveno Circuito que “puede y debe decidir por sí mismo” la infracción y la dilución porque las preguntas giraban en torno a cuestiones de derecho o mezclaban cuestiones de derecho y hechos indiscutibles de un expediente completo. El caso, dijo, había “regresado a su postura original” con VIP como el apelante desafiando la sentencia original del tribunal de distrito, ahora sólo con su defensa Rogers eliminada.

Pero Jack Daniel's señaló que el expediente actual del Noveno Circuito es la apelación de Jack Daniel de la sentencia del tribunal de distrito para VIP en prisión preventiva, después de que el tribunal de apelaciones rechazó la victoria de Jack Daniel. Dijo que si VIP convenciera al Noveno Circuito para que aceptara aspectos no relacionados con Rogers de su apelación original, eso simplemente anularía la victoria original de Jack Daniel's que no existe, no confirmaría la victoria de VIP basada en Rogers.

Si el tribunal no devuelve el caso al tribunal de distrito, al menos debería revertir la orden de presentación de información para poner a VIP en el papel de apelante. VIP también argumentó que debería presentar el escrito inicial si el Noveno Circuito mantenía el caso como lo solicitó.

Jack Daniel's presentó una demanda en 2014, alegando que un juguete para perros con forma de botella de Jack Daniel's infringía su imagen comercial. El juguete también imitaba las fuentes de las distintivas etiquetas negras de Jack Daniel, pero reemplazó “Jack Daniel's” por “Bad Spaniels”, “Old No. 7” por “Old No. 2” y “Tennessee Sour Mash” por “On Your Tennessee Carpet”. .”

Los jueces de circuito Andrew D. Hurwitz, los jueces A. Wallace Tashima y Eric D. Miller emitieron la orden conjuntamente.

Dickinson Wright PLLC representa VIP. Williams & Connolly LLP y Messner Reeves LLP representan a Jack Daniel's.

El caso es VIP Products LLC contra Jack Daniel's Properties Inc., 9th Cir., No. 21-16969, remitido el 14/08/23.

Para contactar al reportero de esta historia: Kyle Jahner en Washington en [email protected]

Para contactar al editor responsable de esta historia: Adam M. Taylor en [email protected]

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